Como vimos en la primera parte, existe independencia de registro entre las marcas y los nombres de dominio. La falta de unicidad en la registración es lo que puede ocasionar conflictos ya que ser titular de una marca no implica tener el dominio en Internet y viceversa.
Los posibles tres conflictos que podían generarse para la doctrina eran:
- El registro de un nombre de dominio con fines especulativos de venta o bloqueo,
- El registro con fines de aprovechamiento y desvío de clientela, y
- El registro de un nombre de dominio de buena fe, sin segundas intenciones ni conocimiento respecto a la existencia de una marca.
Antes de comenzar con el análisis jurisprudencial es importante tener en cuenta dos puntos: el primero, que cada caso tendrá una respuesta en particular, y, el segundo, saber si se está en presencia de una marca notoria o no.
La importancia en la diferenciación entre los conflictos radica en que tanto en el primer caso como en el segundo existe una mala fe de quien registra el nombre de dominio, algo fundamental para los tribunales a la hora de emitir sus fallos en estas controversias.
Respecto a la marca notoria, la misma existe cuando es conocida por casi la totalidad del público consumidor y asociada inmediatamente a un producto o servicio. Lo mencionado resulta relevante ya que ante un posible conflicto, el registrante de un nombre de dominio no podría alegar que desconocía la existencia de estas marcas.
En los casos de apropiación del nombre de dominio (i), donde más claramente puede apreciarse la mala fe de quien registra, con la única intención de bloqueo y venta del mismo al titular marcario, tanto la jurisprudencia nacional como internacional han seguido la misma línea, y ante estas situaciones han otorgado el uso del nombre de dominio a quien es titular de la marca.
Los tribunales, en “Mastellone Hnos S.A” o “Bacardi & Company Limited” han tenido presente el accionar malicioso de quienes con mala fe registraron los nombres de dominio con los fines ya mencionados, para condenar a los demandados. Es decir, que ante la mala fe del registrante del nombre de dominio, han otorgado el uso al titular legítimo de un registro de marca.
En “S.A. Importadora” en los cuales el demandado había registrado un dominio que no conducía a ninguna página web, ejemplifica patentemente el accionar de estas personas, y justifican las acertadas decisiones de aquellos de otorgar los nombres de dominio a lo titulares de marcas. En estas primeras situaciones, la conclusión es clara: tiene prioridad el titular de la marca ante la mala fe del registrante.
En los casos de apropiaciones insuficientes del nombre de dominio (ii), existe jurisprudencia internacional sobre la cual cabe realizarse un breve análisis. Se trata de casos en los cuales quien registra un nombre de dominio busca el aprovechamiento de la marca ajena y el desvío de clientela en su favor. Es así que en ejemplos como “Ronaldinho” o “Tom Cruise” el Tribunal de la OMPI expreso que, en ambos, los demandantes no habían registrado su nombre como una marca comercial, motivo por el cual el planteo de sus defensas consistió en demostrar que su nombre se trataba de una marca notoria y que por ello merecían protección. Se resolvió que el nombre de dominio de los involucrados sean transferidos a los demandantes. De nuevo aquí se aprecia la importancia de diferenciar si la marca en cuestión es una marca notoria o no de acuerdo a lo expuesto anteriormente.
Aquí lo que se tomo en cuenta para otorgar el uso de los nombres de dominio a las actoras fue el carácter de notoriedad que revestían los nombres como signos comerciales distintivos, más allá de si estos habían sido registrados o no. Aún en los casos en que la marca registrada no es notoria, hay una preeminencia del derecho del titular registral por sobre quien tiene el nombre de dominio, ello siguiendo lo expresado por la OMPI al respecto: “un nombre de dominio que sea idéntico a marcas preexistentes podrá ser detentado y utilizado solo por el titular de esos derechos de propiedad intelectual demostrables, o con su autorización”.
En “Freddo”, “Camuzzi” y “Pugliese”, los dos primeros siendo marcas notorias y el último no, han sido resueltos por la jurisprudencia nacional en idéntico sentido que el utilizado por la internacional, otorgando el nombre de dominio al titular de la marca. Es por esto que resulta posible afirmar que existe unanimidad en las jurisprudencias respecto del derecho sobre el nombre de dominio al titular de la marca.
En los casos de coincidencias fortuitas (iii), donde la característica principal radica en la ausencia de mala fe por parte del registrante del nombre de dominio, la jurisprudencia no resulta homogénea.
Existe jurisprudencia nacional como “Cafre S.A. v. Informática para Profesionales S.R.L.”, donde el actor era titular de una marca registrada y el demandado el titular del nombre de dominio, en el cual se dio lugar a la demanda y se ordenó la revocación del nombre de dominio obtenido por la demandada sin poder atribuirse mala fe a la misma.
El argumento versaba en que la parte actora se veía impedida de acceder a la red “con su idéntica marca, y ejercer en plenitud el derecho que nace de su titularidad (art. 4 de la Ley 23.362)… aun admitiendo -sigue el tribunal- que no es posible atribuir con certeza mala fe a la demandada, la solución contraria implicaría obligar al titular de un registro marcario -poseedor de un derecho adquirido- a usar su signo en forma distinta a como fue registrado”.
Y concluye su razonamiento de la siguiente manera: “Con relación a la prioridad absoluta de quien primero solicita el nombre de dominio, cabe resaltar que el art. 953 del Código Civil prevé la nulidad no solo de los actos jurídicos prohibidos por la ley, sino de aquellos que son contrarios a las buenas costumbres o que perjudiquen derechos de terceros, pues el art. 1.071 establece que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, como el que contaría los fines que aquella tuvo en mira al reconocerlos o el que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”.
Otro caso de sobredimensionamiento ha sido “Industrias Solano S.A. v Gallo, Hugo y otro” donde se hizo lugar a la demanda entendiéndose irrelevante la falta de prueba sobre la existencia de mala fe en el demandado, bastando sólo la prueba de la actora como titular de la marca. Se prescindió, asimismo, de considerar la existencia de numerosos titulares sobre la marca “Tempo”, distintos del accionante, en otras clases del nomenclador marcario.
Por otro lado, el ICANN en “Council of Better Business Bureau, Inc. v. Server 100” rechazó el pedido de transferencia del nombre de dominio betterbusinessonline.com, toda vez que la demandada demostró la utilización de buena fe del nombre de dominio durante los 5 años anteriores a la causa. A eso se adicionó que dicho nombre se componía de tres palabras del idioma inglés que son de uso generalizado en relación con el desarrollo de negocios online.
Desde otra línea jurisprudencial se tiende a reconocer la autonomía del derecho sobre el nombre de dominio de Internet (siguiendo el criterio de ICANN). En el fallo “Tiempo Libre S.A. v. Segurel, Alberto A.” la Cámara Comercial rechazó el pedido de transferencia de un nombre de dominio al fundamentar que la mera titularidad de una marca no determina per se el derecho sobre un nombre de dominio, aunque sí constituye un antecedente que deberá confrontar con el interés legítimo del titular del dominio invocado, de acuerdo con las circunstancias de hecho acreditadas en cada caso. En dicho fallo, el titular del nombre de dominio lo había solicitado y utilizado por seis años, previo a la interposición de la acción. Dicha circunstancia fue determinante para que la Cámara rechazara la medida cautelar solicitada.
Como puede apreciarse, tanto la jurisprudencia nacional e internacional tienen criterios similares en los dos primeros casos, mientras que existen dos posturas respecto de la solución que debe darse en los casos en los cuales hay registros de buena fe.
Por Marcos Masserini
Fuente: Bloggers Report
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